在专利侵权诉讼中，当被诉侵权技术方案与抵触申请中所记载的技术方案相同时，抵触申请抗辩必然成立，那么当二者的技术方案构成等同时，抵触申请抗辩能够成立吗？

1、抵触申请抗辩的由来。现有法律以及司法解释只确定了现有技术抗辩的法律地位，抵触申请抗辩是从司法实践中演化而来。2011年，最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》提出：“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判”。最高院在（2013）民提字第225号案件中，明确了抵触申请抗辩可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。

2、抵触申请抗辩的适用。最高院在（2015）民申字第188号案件中指出：由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应，与现有技术抗辩的审查判断标准存在一定差异。抵触申请仅仅可以被用来单独评价涉案专利权的新颖性，既不可以与现有技术或者公知常识结合，更不可以用于评价涉案专利权的创造性。因此，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请存在差异并具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。

从以上最高院的裁判观点可以看出：1、只有被控侵权技术方案与抵触申请所记载的技术方案相同时，才能认定抵触申请抗辩成立；如果二者构成等同，则抵触申请抗辩不成立，被诉侵权技术方案构成等同侵权；2、主张抵触申请抗辩时，抵触申请所包含的技术方案只能与被控侵权技术方案进行单独对比，而不能与现有技术进行结合后与被控侵权技术方案进行对比。

对此笔者认为：抵触申请能够破坏专利申请的新颖性，该专利申请不能被授予专利权。如果只有在技术方案相同时，才认定抵触申请抗辩成立，那么在技术方案等同时，就得出被控侵权技术方案落入了一个本应该被无效的专利的保护范围（前提是被告没有启动专利无效程序），这显然是与专利法的立法目的是相悖的。因此，有必要将技术方案等同情形也纳入到抵触申请抗辩的适用范围，或者是赋予法院直接判定专利有效性的权力，而不必走专利无效程序，才能有效弥合这一冲突。

作者：杨涛律师

陕西韬达律师事务所